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Marchi, i rischi da non correre quando l’impresa opera sui mercati esteri – I consigli dello Studio Torta

"Capita piu' frequentemente di quanto non si pensi che un'azienda trovi sui mercati esteri soggetti che, in buona fede o in malafede, depositino domande di marchi simili o identici ai loro". L'allarme – per una situazione che, quando accade, puo' compromettere le attivita' delle imprese all'estero – arriva dallo Studio Torta, impresa di consulenza di Torino e tra le piu' note in questo campo in Italia.

"Non depositare per tempo il proprio marchio sui mercati prescelti per un'attivita' all'estero – sottolinea il professionista specializzato in tutela dei marchi Claudio Costa (nella prima foto al fondo dell'articolo) – comporta il rischio di essere anticipati da terzi. Ci sono aziende, infatti, specie se piccole, che pensano che il deposito del marchio in Italia sia sufficiente a consentire loro di operare ed essere tutelati a livello mondiale, ma non e' cosi': rischiano di trovare impedimenti all'importazione dei prodotti con il loro marchio. E neanche il deposito in un certo numero di Paesi esteri è garanzia per il resto del mondo se negli altri Paesi si è anticipati da marchi identici o simili di terzi, col rischio di trovarsi con una distribuzione che e', per forza di cose, a macchia di leopardo".

Sono questi i motivi per cui, secondo Costa, "è consigliabile depositare i propri marchi nei Paesi di interesse prima dell'avvio della distribuzione o almeno non troppo tardi. Bisogna poi considerare che tra il deposito della domanda del marchio e la sua registrazione possono passare anche due anni o più, a seconda dei Paesi in questione, e, in quell'arco di tempo l'azienda è attaccabile perché rischia di investire su un marchio che potrebbe poi anche non essere concesso. Anche per il marchio comunitario, che vale nei 27 Paesi Ue, bisogna attendere in genere da un anno a un anno e mezzo per la registrazione. Ci vuole tempo, infine – aggiunge il consulente dello Studio Torta – anche per il marchio internazionale, perche' il via libera alla registrazione deve arrivare dai singoli Paesi designati. Tutto quanto detto, ribadisce una necessità: prima di operare in un Paese e di fare investimenti in politiche commerciali e attivare agenti o costituire una rete vendita all'estero, è meglio depositare i marchi e far precedere l'avvio dell'attività da una ricerca sull'esistenza di brand analoghi protetti".

Un occhio di riguardo va dato anche a distributori e agenti all'estero di riferimento, rileva il consulente, "perchè questi, qualche volta, con la motivazione di voler proteggere il brand, depositano i marchi del loro preponente o concedente senza avvertire le aziende interessate italiane: una Convenzione internazionale (Convenzione di Parigi) e varie normative nazionali e sovranazionali, come quella sul marchio comunitario, chiariscono che non possono farlo, ma con una maggiore attenzione a questo riguardo si possono evitare significative spese giudiziarie, procedendo al deposito del proprio marchio prima che vi provveda il terzo".

Se l'azienda ha il marchio protetto è protetta anche la rete vendita e c'è un motivo in più per fidelizzarla. Se un'azienda opera tramite distributori sulla base di un proprio marchio depositato, "la clientela sarà fidelizzata alla propria impresa piuttosto che al rivenditore estero, con la conseguenza che un'eventuale interruzione del rapporto con il distributore provocherebbe più difficilmente una perdita di clientela a favore del nuovo partner del distributore".


Al tema dei marchi, del know-how, dei brevetti e del licensing lo Studio Torta ha dedicato una sua pubblicazione, una "Guida pratica" curata oltre che da Costa, anche da Maria Cristina Baldini e Rinaldo Plebani. Il volume è a disposizione gratuitamente presso gli uffici italiani dello studio di consulenza.

Lo Studio Torta è stato fondato a Torino piu' di 130 anni fa, per iniziativa di Secondo Torta. Oggi non è più un'azienda familiare, ma una spa nella quale sono confluiti, nel tempo, manager e soci esterni. Dal al 1996 ha quadruplicato il fatturato che oggi supera i 30 milioni. L'azienda – con sedi oltre che a Torino e a Milano, anche a Treviso, Bologna, Rimini e Roma – è al top tra le aziende di consulenza in brevetti, marchi e contrattualistica per le imprese. Attualmente vi lavora una cinquantina di professionisti di diversa età e formazione "e ciò permette di beneficiare – rileva il presidente, Luigi Boggio (nella seconda foto al fondo dell'articolo) - dell'esperienza dei senior e dell'apertura al nuovo dei giovani". Ai professionisti è collegato un centinaio di persone addette alle attività di assistenza e di segreteria; tutto personale altamente qualificato.

I clienti dello Studio Torta sono oltre 2.500, di cui circa 2/3 italiani gestiti direttamente, mentre i rimanenti sono, in realtà, molti di più di 1/3 (800 gli studi associati a cui l'azienda di professionisti torinese si appoggia per la gestione all'estero). Sono circa 15mila i marchi gestiti dallo Studio Torta, quasi 50mila i brevetti. Risultati, sistema di gestione del lavoro, approccio al cliente e qualità del lavoro di team hanno permesso allo studio di ricevere nel 2007, 2008, 2011 e 2013 il più significativo attestato internazionale del settore, conferito dalla rivista il Managing intellectual property, come migliore studio italiano di consulenza in proprieta' industriale.

Il sito dello Studio Torta

Claudio Costa

Luigi Boggio